Une conséquence potentielle et imprévue des cessions de brevets « de routine »

Les brevets et les demandes de brevet sont fréquemment cédés d'une entité à une autre, par exemple entre des inventeurs et leurs employeurs ou entre des entreprises cherchant à collaborer sur un projet. Comme tout autre contrat, il y a parfois des différends entre les parties concernant l'accord. Ces cas peuvent refléter des intentions ou des compréhensions différentes au moment où l'accord a été conclu ou peuvent survenir lorsque les intérêts divergent au fil du temps. Certains de ces litiges se sont retrouvés devant la Cour suprême. Par exemple, la Cour a statué qu'un inventeur doit expressément concéder ses droits concernant une invention, et que le libellé type d'un contrat de travail qui comprend une promesse de céder des inventions futures n'entraîne pas une cession immédiate d'inventions futures et peut être remplacé par un devoir en utilisant le langage du présent.

Une décision récente de la Cour suprême attire l'attention sur un autre problème qui peut survenir lors d'une cession de brevet « de routine ». En l'espèce, les limites de la doctrine de l'estoppel du cédant créée par les tribunaux étaient essentielles. La doctrine a longtemps été comprise comme empêchant de prétendre que le brevet qu'ils ont cédé est invalide, car les exigences de bonne foi et de traitement équitable entre les parties contractantes devraient empêcher de vendre quelque chose pour une valeur et d'affirmer plus tard que ce qui a été vendu est sans valeur.

L'année 2021 de la Cour suprêmeMinerva Surgical, Inc. contre Hologic, Inc. décision adressée lorsque l'estoppel s'applique, jugeant que l'estoppel du cédant n'est invoqué que lorsqu'une demande en nullité contredit une représentation explicite ou implicite dans la cession que le brevet était valide. Sinon, le principe de l'utilisation équitable n'entre pas en jeu. La Cour a noté plusieurs exemples où l'estoppel pourrait ne pas se produire.

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Affectation des futures inventions

La première occasion relevée par la Cour était la cession d'inventions non encore réalisées. Ce type de cession peut se produire lorsqu'un employé signe un accord au début de son emploi qui cède toutes les futures inventions et demandes de brevet à l'employeur. L'employé ne peut garantir que les revendications couvrant les applications futures résultant de son travail sont valides, car les inventions n'ont pas encore été faites et les revendications n'ont pas encore été rédigées ou poursuivies.

Modifications postérieures à la cession du droit des brevets

Lorsqu'un changement important dans le droit des brevets se produit à la suite d'une cession, soit par l'adoption d'une nouvelle loi ou par un changement dans l'interprétation des lois sur les brevets, la doctrine peut également ne pas s'appliquer, du moins en ce qui concerne la partie de la loi qui modifié. Un tel cas serait la décision de la Cour suprême de 2014Alice décision établissant un nouveau cadre d'analyse de l'éligibilité des brevets pour les inventions mises en œuvre par ordinateur. La validité d'un brevet dans ce domaine peut très bien avoir été modifiée par l'application de ce nouveau cadre, et un inventeur qui a cédé avant laAliceon ne pouvait s'attendre à ce que la décision anticipe un tel changement et garantisse que les revendications étaient valables dans le cadre du nouveau cadre.

Revendications de brevet élargies par le cessionnaire

Une troisième exception à l'application de la doctrine est illustrée dans leMinerve Cas. Ici, un inventeur a cédé une demande de brevet à sa société, qui l'a ensuite cédé à Hologic. Lorsque l'inventeur a ouvert une nouvelle entreprise, Minerva Surgical, pour fabriquer et vendre une amélioration de l'invention précédemment cédée, Hologic a modifié les revendications de la demande de brevet cédée pour couvrir le nouveau produit. Après la délivrance du brevet, Hologic a poursuivi Minerva pour contrefaçon de brevet, et Minerva a alors contesté la validité du brevet. Hologic a alors invoqué la préclusion du cédant pour faire valoir que Minerva ne pouvait pas contester la validité du brevet.

La Cour suprême a confirmé le principe de l'estoppel du cédant dans l'abstrait, mais a limité son application. La Cour a déclaré que lorsqu'une demande de brevet est cédée sans connaissance préalable de la portée des revendications qui seraient émises, un inventeur ne peut être considéré comme ayant attesté de la validité d'une revendication plus large ou significativement différente de celles de la demande à l'origine. moment de la mission. Si les revendications devaient être restreintes, l'estoppel s'appliquerait toujours, car elles entreraient dans le champ d'application de la propriété intellectuelle connue pour être cédée. La Cour a ensuite renvoyé l'affaire pour examen de la question de savoir si la revendication d'Hologic était matériellement élargie au-delà des revendications de la demande de brevet cédée.

En détention provisoire, le circuit fédéral a pointé le piège que la décision de la Cour suprême laisse aux inventeurs. Les demandes de brevet sont généralement rédigées pour revendiquer une invention aussi largement que l'état de la technique connu le permet, mais après avoir déposé des revendications générales, les inventeurs qui cèdent des demandes en attente peuvent se retrouver dans l'impossibilité de faire valoir l'invalidité des revendications qui sont finalement émises, quelle que soit la manière dont les revendications ont été modifiées après la cession, car elles resteront dans le cadre des revendications telles que déposées et cédées. Il convient donc de tenir compte de l'étendue des revendications déposées dans une demande susceptible d'être cédée, en particulier lorsque le cessionnaire est ou est susceptible de devenir un concurrent de l'inventeur/cédant.

Entités auxquelles s'applique l'estoppel

leMinerve l'affaire n'abordait pas le degré d'affiliation nécessaire pour que l'estoppel s'applique, laissant intacte l'analyse de la « confidentialité » du circuit fédéral. En vertu de ce précédent, la préclusion s'applique à chaque cédant et à toute personne en lien avec chaque cédant, le lien étant déterminé en équilibrant les actions. En règle générale, si un cédant a un intérêt financier dans le succès de l'activité incriminée, soit directement, soit par le biais d'une participation dans le défendeur, ou participe au développement du produit ou du service prétendument contrefait, l'estoppel s'appliquera.

Si un employé cédait une invention à son employeur, l'employé et l'employeur, ainsi que ceux en privé, seraient empêchés de contester la validité. Dans leMinerve Dans cette affaire, Minerva a été identifiée par la Cour comme « l'alter-ego » du cédant, qui a fondé Minerva à la suite de la cession de l'application concernée. D'autres cas ont conclu à la confidentialité, et donc à l'estoppel, où un inventeur/cédant avait été embauché pour travailler sur la technologie des brevets en question et était devenu vice-président et directeur général de la division responsable de la fabrication des produits incriminés ; lorsqu'un cédant est actionnaire principal, président-directeur général du contrefacteur accusé ; lorsqu'un cédant détenait le contrôle de la société accusée malgré le fait qu'il n'avait pas le contrôle des voix de la société ; lorsqu'un cédant était marié à un partenaire de l'entité accusée ; et où un cédant a fourni des connaissances et une assistance dans la conduite accusée. L'estoppel a été appliqué lorsque l'inventeur/cédant n'était pas un employé mais consulté directement sur l'activité incriminée. En revanche, l'embauche d'un inventeur/cédant en tant que simple employé, sans propriété ni contrôle et sans contribution à l'activité incriminée, ne peut pas entraîner d'estoppel.

Considération justifiant l'estoppel

Une question est de savoir si la doctrine sera appliquée dans des circonstances où le cédant a reçu peu ou pas de contrepartie pour la cession. De nombreux contrats de travail exigent des employés qu'ils cèdent leurs inventions à leurs employeurs pour un montant minimal ou même comme condition d'emploi ; de même, de nombreuses cessions de brevets standard font référence à une « considération bonne et valable » non spécifiée, dans laquelle la réception et la suffisance sont reconnues. Le circuit fédéral a déterminé que l'emploi, le salaire et/ou les primes sont des considérations valables pour l'application de l'estoppel, de sorte que les inventeurs qui sont soumis à un tel contrat ne seront probablement pas en mesure de contester la validité de leurs brevets attribués.

Ce que l'estoppel du cédant n'interdit pas

Bien qu'un cédant puisse ne pas être en mesure de contester la validité d'un brevet cédé devant un tribunal en vertu de cette doctrine, certaines options sont disponibles. Premièrement, étant donné que la doctrine ne s'applique pas aux actions devant la Commission de première instance et d'appel des brevets, un cédant peut contester la validité d'un brevet eninter partes examen (EPI). Bien que cela impose certaines limites aux contestations de validité (seules l'anticipation ou l'évidence fondée sur des brevets ou des publications imprimées peuvent être affirmées dans un DPI), cela permet une contestation de validité qui ne pourrait pas être portée devant les tribunaux. Le circuit fédéral a jugé ce mois-ci que les parties peuvent renoncer à leur capacité d'intenter une procédure de DPI, afin que les cessionnaires puissent potentiellement éliminer cette possibilité.

Bien qu'ils ne soient pas présentés comme des arguments d'invalidité, les cédants peuvent également utiliser l'état de la technique pour étayer une interprétation étroite de la revendication d'une manière qui pourrait éviter la contrefaçon. De même, un cédant peut faire valoir que le produit incriminé pratique la divulgation d'un brevet expiré qui anticipe les revendications du brevet cédé, en déterminant qu'exclure un tel argument permettrait à tort au cessionnaire de récupérer un objet qui est dédié au public sur le l'expiration d'un brevet. Ce type d'argument, qui consiste en fait à dire que le brevet expiré anticipe sur les revendications cédées, est cependant limité aux brevets expirés et est donc d'une utilité limitée.

Enfin, comme la doctrine de l'estoppel du cédant découle de la « bonne foi et de l'utilisation équitable » qui accompagne le droit des contrats, les parties peuvent être en mesure de contracter autour de son application. leMinerve La décision a noté que "la cession de revendications de brevet spécifiques comporte une assurance implicite" de validité, que cette garantie soit consignée par écrit ou non, mais la cession peut-elle expressément exclure une telle garantie ? Un accord de cession qui contient un libellé exprès selon lequel la propriété intellectuelle en cause est cédée « telle quelle », sans aucune représentation ou garantie quant à sa validité, peut suffire à échapper à l'application de la doctrine.

Les cessionnaires, d'autre part, peuvent souhaiter prendre des mesures supplémentaires pour s'assurer que le cédant ne peut plus contester un brevet cédé. La cession pourrait inclure un langage exprès empêchant le cédant de contester la validité des brevets cédés devant un tribunal ou à l'Office des brevets et des marques, supprimant ainsi une échappatoire potentielle à l'estoppel. Si une interdiction complète ne peut être négociée, des conditions qui dissuadent une contestation de la validité sans interdiction pure et simple peuvent être envisagées. Le paiement de la cession peut être échelonné dans le temps, une contestation de la validité entraînant la confiscation de tout montant impayé, ou un cédant peut être tenu de payer les frais juridiques du cessionnaire associés à une contestation de la validité. La cession pourrait également inclure une clause de non-concurrence, empêchant le cédant de travailler dans le domaine du brevet pendant un certain temps. Comme les accords de non-concurrence dans les contrats de travail font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux, une telle clause dans le cadre d'une cession d'invention est plus susceptible de tenir qu'une non-concurrence conventionnelle des employés.

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L'estoppel du cédant est une renonciation potentiellement préjudiciable à une défense contre la contrefaçon de brevet qui doit être comprise et pleinement prise en compte lors de la conclusion d'une cession de brevet. Les cédants doivent examiner attentivement les conditions d'une cession afin d'éviter d'imposer des limites imprévues à leurs activités futures. De même, les cessionnaires doivent savoir s'ils reçoivent cette assurance de validité lors de la signature d'un accord, afin de s'assurer qu'ils reçoivent l'ensemble des avantages pour lesquels ils ont négocié. Les cessions de brevets, les demandes de brevet et les inventions doivent donc être soigneusement examinées et ne pas être traitées simplement comme des accords de « forme ».

Peter Lando est associé du cabinet d'avocats en propriété intellectuelle de Boston, Lando & Anastasi, LLP. Il est joignable auPlando@LALaw.com ou 617-395-7002. Thomas McNulty est avocat chez Lando & Anastasi, LLP. Il est joignable auTMcNulty@LALaw.com ou 617-395-7040.