Comment naviguer dans les litiges relatifs aux noms de domaine

Janvier
27, 2021

9 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs de Entrepreneur sont les leurs.

Les noms de domaine sont une propriété particulière: les prix peuvent aller des offres typiques de X.99 dollars par an proposées par les bureaux d'enregistrement encore disponibles sur le marché et jusqu'à des montants stupéfiants pour les adresses très recherchées qui sont généralement détenues par des entités qui comprennent bien leur valeur et leur attribuent un prix en conséquence.

La valeur de ces titres découle de la banalité de leurs propos et de la réputation que ces noms, ou similaires, ont acquise. La réputation humaine du domaine (comment les utilisateurs perçoivent le titre) et la réputation algorithmique (comment les moteurs de recherche le valorisent) nécessitent du temps, de l'argent et un travail acharné pour être acquises.

Les propriétaires de noms réputés sont à juste titre préoccupés par l'utilisation de noms similaires, en raison de leur potentiel de diluer la réputation de leur propre marque. La disponibilité des options en ligne diminue régulièrement et des différends entre propriétaires de noms de domaine similaires surgissent inévitablement.

Le shérif d'Internet

Tous les noms de domaine sous les suffixes de domaine de premier niveau sont bien réglementés par Internet Corporation pour les noms et numéros attribués ( ICANN ). En enregistrant un nom de domaine de premier niveau, vous acceptez l'autorité de l'ICANN et adhérez à ses règles, et en particulier, à la Politique uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP).

L'UDRP entre en action quand on estime que le domaine d'un tiers porte atteinte à ses droits. Dans ce cas, les principes UDRP permettent au titulaire des droits d'intenter une action contre le nom supposé contrefait en engageant une procédure administrative. En cas de succès, cette action peut entraîner l'annulation du domaine litigieux, son transfert au plaignant ou la modification du titre.

Droits de nom de domaine contre droits de marque

En examinant de plus près les principes UDRP, il s'avère que les options de création d'URL sont étroitement liées aux droits de marque. Les droits de nom de domaine n'existent pas sans les droits de marque sous-jacents, et pour une bonne raison. Seule la possession de droits de marque légalement acquis permet d'exclure des tiers de l'utilisation de son nom commercial (ou de noms similaires). Un propriétaire de marque n'a pas besoin d'enregistrer un nom de domaine car sa marque suffit pour exercer ses droits en vertu des principes UDRP.

Cependant, les noms de domaine ne sont pas comme n'importe quelle autre utilisation d'une marque. Les marques sont enregistrées pour des classes spécifiques de produits ou de services, et leur portée de protection est limitée à ces produits ou services. En revanche, les droits relatifs aux noms de domaine sont plus larges en ce sens qu'ils permettent au titulaire d'une marque d'agir contre des noms de domaine similaires même s'ils sont utilisés pour la vente de produits ou de services en dehors du champ de protection de sa marque.

Cette anomalie est équilibrée. par les éléments supplémentaires de l'UDRP devant être prouvés dans la procédure par le titulaire de la marque, le plaignant, qui ne sont pas requis dans les procédures classiques pour contrefaçon de marque.

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Trois étapes pour réussir

Le premier élément requis pour justifier les motifs d'une procédure administrative UDRP est de prouver que le nom de domaine est similaire à la marque du plaignant.

les lois sur les marques dans la plupart des pays développés (qui sont membres de l’Accord sur les ADPIC ), l’exigence relative aux droits de marque figurant dans les principes UDRP est satisfaite non seulement en marque déposée mais aussi en détenant une marque notoire non enregistrée. Cela permet théoriquement au propriétaire d'un nom de domaine réputé d'établir ses droits, sans enregistrer de marque, s'il parvient à prouver «que sa marque est devenue un identifiant distinctif que les consommateurs associent aux produits et / ou services du plaignant» selon le World Organisation de la propriété intellectuelle ( WIPO ) Panel View on Selected UDRP Questions .

Le deuxième élément à prouver est que le défendeur, ou le propriétaire du nom de domaine en litige, fait n'ont pas de droits ou d'intérêts légitimes concernant le nom de domaine, alors que le troisième élément est que le titre contesté a été enregistré de mauvaise foi.

Cela devrait soulever une question importante: pourquoi un propriétaire de marque voudrait-il utiliser la procédure administrative UDRP contre un nom de domaine contrefait au lieu de simplement intenter une action en contrefaçon de marque qui les oblige à prouver uniquement le premier des trois éléments de la procédure?

La réponse

Autoroute vers la zone de justice du domaine

Les procédures UDRP sont nettement plus simples: alors que les procédures judiciaires sont une bête lourde – avec une étape d'inspection des documents, le dépôt de preuves et opinions d'experts, auditions des tribunaux, contre-interrogatoire des témoins et questions de sommation à examiner – les procédures UDRP consistent simplement à déposer par chaque partie ses arguments et ses éléments de preuve à la fois, sur la base desquels le groupe spécial affecté à la procédure rend sa décision.

Deuxièmement , Les procédures UDRP sont nettement plus rapides que leur homologue de contrefaçon de marque. Cette dernière prend jusqu'à plusieurs années, alors que les enquêtes UDRP sont menées dans des délais stricts, ce qui aboutit à la publication d'une décision bien moins de deux mois après le dépôt de la plainte.

Troisièmement, ces procédures sont également beaucoup moins chères. Les frais de dépôt ne sont que de 1 500 USD pour une procédure avec un groupe spécial à un seul membre (ou de 4 000 USD pour un groupe de trois membres), et comme l'ensemble du travail juridique requis se résume à la préparation d'un document complet avec tous les arguments et preuves de chaque partie, cela ne représente qu'une fraction des honoraires d'avocat requis pour mener une procédure judiciaire complète.

Les procédures UDRP permettent à chaque partie de désigner un avocat de n'importe où dans le monde, éliminant ainsi le besoin d'intermédiaires et

De plus, étant donné que les procédures se déroulent à distance sans audition ni contre-interrogatoire, il n'y a pas de frais de déplacement ni de jours de travail perdus. Non seulement cela, mais le plaignant peut choisir dans lequel des six tribunaux qualifiés par l'ICANN la procédure aura lieu, et les parties pourront même sélectionner les membres du Panel qui entendront l'affaire. De plus, aucune autre action ne doit être entreprise pour appliquer les décisions, l'ICANN annulera, transférera ou apportera automatiquement des modifications à un nom de domaine conformément à toute décision rendue dans une procédure UDRP.

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Vers UDRP ou non vers UDRP …

Autant les procédures UDRP fournissent une alternative moins chère aux procédures de contrefaçon de marque concernant le domaine

Les seuls recours qui peuvent être accordés dans les procédures UDRP sont l'annulation ou le transfert du nom de domaine au plaignant. Tout dommage causé au plaignant est sans rapport avec cette procédure, il est donc hors de question d’indemniser. De même, tout aspect de la contrefaçon de marque en dehors du champ d'application du nom de domaine lui-même ne sera pas pris en considération, de sorte que tout recours accordé n'empêchera pas le défendeur de continuer à faire une utilisation qui porte atteinte à la marque du plaignant en dehors du nom de domaine en litige.

Deuxièmement , les procédures UDRP susmentionnées exigent la preuve de deux conditions préalables supplémentaires en plus de la similitude du nom de domaine avec la marque du plaignant.

Bien que la similitude parle d'elle-même, la preuve que le défendeur n'a pas de droits ou d'intérêt légitime à l'égard du nom de domaine , et que le nom de domaine contesté a été enregistré de mauvaise foi, est beaucoup plus difficile.

Afin de prouver l'enregistrement de mauvaise foi, le plaignant doit démontrer que l'intimé a acquis le nom de domaine dans le but de l'échanger avec le plaignant ou son concurrent, empêchant le plaignant d'utiliser le nom de domaine, perturbant les activités de l'entreprise du défendeur mpetitor, ou en attirant les utilisateurs en les incitant à penser que le nom de domaine est associé au plaignant.

Il peut être enseigné à partir des directives UDRP aux répondants sur la façon de prouver qu'ils ont des droits ou un intérêt légitime à l'égard de leur nom de domaine , qui prouve l'un des éléments suivants: ils ont utilisé le nom de domaine pour une offre de bonne foi de biens ou de services, ils étaient généralement connus sous le nom de domaine avant le dépôt de la plainte, ou leur utilisation du nom de domaine n'est pas commerciale ou l'utilisation loyale, sans intention de gain commercial pour détourner de manière trompeuse les consommateurs ou ternir la marque de commerce du plaignant. Cela signifie qu'un plaignant devrait essayer de prouver le contraire de tout ce qui précède, car le défendeur a réussi à prouver qu'un seul d'entre eux suffit pour rejeter la plainte.

Une étude de cas: j'offre une procédure administrative UDRP tenue en dernier un an devant le tribunal d'arbitrage tchèque, dans lequel mon cabinet représentait l'intimé, une société nommée Futura Genetics qui détient le nom de domaine www.futuragenetics.com. Alors que le plaignant, une société appelée Futura Gene (qui est également le propriétaire d'une marque et d'un nom de domaine correspondant au nom de l'entreprise) a affirmé que le nom de domaine du défendeur est similaire à sa marque, nous avons réussi à prouver que le défendeur avait une intérêt commercial dans le domaine et l'avait enregistré de bonne foi, ce qui a conduit à la décision du Panel de rejeter la plainte et de laisser notre client conserver son titre en ligne.

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En effet, de nombreuses plaintes UDRP sont rejetées parce que les plaignants n'ont pas établi le manque d'intérêt commercial du défendeur dans le nom de domaine et son enregistrement de mauvaise foi, ce qui rend ces procédures quelque peu favorable aux répondants, même dans les cas où les intentions derrière l'enregistrement des noms de domaine litigieux sont discutables. D'un autre côté, il existe des circonstances (comme le cyber-squat) dans lesquelles les procédures UDRP peuvent fournir une solution rapide, abordable et efficace. L'important est de fixer des attentes réalistes et de choisir judicieusement le chemin le plus adapté à chaque situation.